気になった特許の話題 -Patent Topics Explorer-

気になった特許等の知的財産の話題やニュースをピックアップしていくブログです! This blog is picking up intriguing IP topics including patents, trade secrets etc. !

欧州: 欧州統一特許裁判所とBrexitとロンドン中央部の場所

欧州特許統一裁判所が実現についに動き出したことを先日投稿しました(①欧州統一特許裁判所と、②特許発行遅延請求や早期欧州単一特許効果申請といった移行期間の欧州単一特許の話です)。

 

www.patent-topics-explorer.com

 

先日のBrexit知的財産権の消尽を取り上げましたが、こちら欧州統一裁判所にも幾つか問題を残しています。

 

www.patent-topics-explorer.com

 

そのうちの一つが、一つが生命科学および化学が訴訟対象の場合の中央部がロンドンに置かれる予定だったということです。ご存じのとおり、イギリスはBrexitによりEUを離脱しました。で、欧州統一特許裁判所は原則はEUの加盟国しか入れないとされていますので、中央部をロンドンに置くことは実質不可能となっています。

 

統一特許裁判所の所在地

第一審裁判所は、(協定締約国が設ける予定の)地方および地域の「部」(Division)、ならびに中央部(Central Division)に分かれます。基本的に、中央部が有効性に関するほとんどの事案を扱い、侵害訴訟は基本的に地方部で行われます。

中央部は、パリ(物理および材料が訴訟対象の場合)、およびミュンヘン(機械および工学が訴訟対象の場合)に置かれる予定です。現状の協定では、中央部はロンドン(生命科学および化学が訴訟対象の場合)にも置かれると明記されていますが、英国がUPC制度に参加しない場合には、変更が必要となるでしょう。

統一特許裁判所の控訴裁判所は、ルクセンブルクに置かれる予定です。

 

www.mewburn.com

 

下記の欧州統一特許裁判所の縦鼻委員会のAlexander Ramsayへの昨年12月のインタビューでは、ロンドン移転問題は欧州統一特許裁判所の開始を遅らせることはないとしているようです。しかし、インタビュー記事を見る限り、まだロンドンの代わりの中央部をどこに置くのか決まってはいないようです。これが欧州統一特許裁判所にどのように影響するのか見ていこうと思っています。

 

It remains undecided where the chamber slated for London should move. When and how will the decision be made?
We don’t think that the London question will delay the start of the UPC. The UPC clearly will have no presence in the UK and the reference to London is obsolete. Existing seats of the central division can deal with the cases until the state parties have decided how to progress. Whether there will be a third division and where it should be is for the member states to negotiate.

 

www.juve-patent.com

 

書評: オープンイノベーションの知財・法務

昨年の9月に出版された書籍「オープンイノベーション知財・法務」を読んだので書評です。

こちら中村合同特許法律事務所に勤められ、スタートアップと法務・知財に関して多くの書籍や論文を執筆されている山本飛翔先生が書いている書籍です。

 

オープンイノベーションの重要性が叫ばれて久しいですが、近年は大学と共にスタートアップの重要性が高まってきました。本著はスタートアップとの連権を軸に、スタートアップ-大企業の提携やスタートアップ-大学の提携に関連する契約について解説がされています。特にスタートアップ視点で、投資家などへの公表や将来の上場等も意識した契約ドラフトが解説されており、スタートアップの方には参考になると思います。また大企業や大学も必ずしもスタートアップが何を契約条項に求めているか理解していないことも多いかと思うので、こちらを読み相互理解を深め、よりよい提携が目指せるのではないかと思われます。

 

加えて、スタートアップとの提携では出資も選択肢として広がってきていると思います。本著は出資に関する契約もしっかりとカバーされており、とても参考になります。特に出資に関しては公取委の方も優先的地位濫用に対して目を光らせ始めようとしている状況です。

 

 

www.patent-topics-explorer.com

 

 

よりよいスタートアップの提携に向けて、スタートアップの方だけでなく、大企業や大学の方も相互理解を深めより良い提携に向け、とても参考になる書籍だと思います!

 

米国: Skinny Labelについて、GSK v. Teva CAFC判決後初の地裁判決が出た模様

医薬品業界では、先発医薬品の特許が一部残存していながらジェネリック医薬品を出す際に、医薬品の説明書である添付文書から、該当する特許にカバーされる内容を除いてジェネリック医薬を出すSkinny Labelという方法がありました。

 

こちらですが、GSK v. Tevaで一定の場合にSkinny Labelをしたのみではinduced infringementを回避できないとする米国の知的財産高等裁判所であるCAFCの判決が出て、Skinny Labelおよびそれ以外のジェネリック医薬品の販売方法をどのようにすれば特許侵害とならないのかという疑問が出ておりました。

 

GlaxoSmithKline LLC v. Teva Pharms. USA, Inc., 7 F.4th 1320, 1338 (Fed. Cir. 2021)

https://cafc.uscourts.gov/sites/default/files/opinions-orders/18-1976.OPINION.8-5-2021_1814836.pdf

 

上記判決の後の初めての連邦地裁の判決が出たそうです。本件はAmarin v Hikmaの事件であり、Hikma社の製品がSkinny Labelをしているがinduced infringementを構成するとして争われた事件です。連邦地裁では後発側のHikma社に軍配が上がったようですが、おそらく上訴されると思われ、今後の展開が見逃せない事件です。

 

ちなみにこの件がさらに面白いのは保険会社であるHealth Netについてもinduced infringement の請求がなされているところでしょうか。こちらの請求については、

the motion to dismissの段階を抜けて更に審理されるようです。

 

Hikma Drug Label Win Still Leaves Generics on Hook for Liability (Jan. 12, 2022, 11:16 PM, bloomberglaw)

https://news.bloomberglaw.com/health-law-and-business/hikma-drug-label-win-still-leaves-generics-on-hook-for-liability

 

米国: 2022年注目の係属中の最高裁事件の記事

2022年も始まり、米国の特許事件も動き始めました。今年も最高裁の事件が動き出しそうなのでメモ。やはり101条の特許適格性が多いですね。

 

2022 Intellectual Property Primer: Supreme Court Preview: Vorys, Sater, Seymour and Pease LLP

 

(1)101条の特許適格性について

①American Axle & Manufacturing Inc. v. Neapco Holdings LLC

プロペラシャフトの製造法という構造物の製造法に対して101条の特許適格性違反が問題になった事件です。現在最高裁がSolicitor Generalと意見を求めているところです。

 

争点となったクレームは、米国特許7,774,911クレーム1と22です。101条の特許適格性はデジタル系であったり、バイオ系で問題となることが多いといわれていたところ、機械系でもまさかの適用があり衝撃があった事件でもあります。こちらの最高裁の行方は興味深いですが、最高裁は101条の特許適格性に関する上告を悉くrejectしているので、なかなかハードルが高いかもしれません。実際に今年に入って、②Whitserve v. Dropboxも上告がrejectされました。

 

1.  A method for manufacturing a shaft assembly of a driveline system, the driveline system
further including a first driveline component and a second driveline component, the shaft
assembly being adapted to transmit torque between the first driveline component and the
second driveline component, the method comprising:

providing a hollow shaft member;

tuning at least one liner to attenuate at least two types of vibration transmitted through the
haft member; and

positioning the at least one liner within the shaft member such that the at least one liner is
configured to damp shell mode vibrations in the shaft member by an amount that is greater
than or equal to about 2%, and the at least one liner is also configured to damp bending
mode vibrations in the shaft member, the at least one liner being tuned to within about
±20% of a bending mode natural frequency of the shaft assembly as installed in the
driveline system.

 

22.  A method for manufacturing a shaft assembly of a driveline system, the driveline system further including a first driveline component and a second driveline component, the shaft assembly being adapted to transmit torque between the first driveline component and the second driveline component, the method comprising:

providing a hollow shaft member;

tuning a mass and a stiffness of at least one liner, and

inserting the at least one liner into the shaft member;

wherein the at least one liner is a tuned resistive absorber for attenuating shell mode
vibrations and wherein the at least one liner is a tuned reactive absorber for attenuating
bending mode vibrations.

 

 

②Whitserve v. Dropbox

"Evidence Consideration in Motions to Dismiss on Patent Eligibility Grounds"が主な争点とのことですが、1月10日に上告が棄却されています。

Order List (1/10/2022) (supremecourt.gov)

 

③Yu v. Apple

複数の画像を用いて相互の画像を向上させるデジタルカメラに関する特許に対して101条の特許適格性違反が問題になった事件です。Alice/Mayoの2ステップ分析法の適用の仕方について争点になっているようです。

 

(2)機能的クレームと実施可能要件(enablement)

Amgen v. Sanofi

バイオ分野での広い機能的クレームと実施可能要件(enablement)の関係が争点となっている事件です。

医薬業界でよくある先発会社対ジェネリック会社という構図でなく、先発会社対先発会社という構図です。

クレームの態様が違うので一概には言えませんが、日本ではアムジェン対サノフィはサノフィ製品が侵害として差止めになりましたので、先発会社対先発会社で先発会社の製品がとまるというショッキングなことが起こったものでもあります。

 

ミクスOnline (2020年5月8日)

https://www.mixonline.jp/tabid55.html?artid=69233

 

(3)Kessler Principleの適用

PersonalWeb Technologies, LLC v. Patreon Inc.

先の判決で非侵害と認定された製品はその後の侵害訴訟でも非侵害と認定されること(Kessler Principle)の適用が争点となっている事件のようです。

 

英国: Brexit後の知的財産権の消尽のEU(EEA含む)との不均衡は暫くこのままか

2020年1月30日にイギリスはEUから離脱しました。いわゆるBrexitです。

さて、知的財産権の観点からは、イギリスとEU間の流通には"消尽"という点に対して不均衡が生じる結果になりました。

 

ちなみに消尽とは下記の内容です。消尽された製品については特許権の効力が及ばなくなります(特許侵害とならなない)。逆に消尽しないとその製品は依然と特許権を侵害することになります。

特許発明の実施品が、特許権者やライセンシーによって販売されるなど、適法に流通に置かれたときは、その実施品の転売について特許権の効力は及ばないと解されています。このような状態を特許権の消尽と呼び、輸出入が伴わない場合における消尽を特に国内消尽と呼びます。

特許権の消尽(国内消尽)とは - BUSINESS LAWYERS

 

具体的な状況としては下記のように、EUで正当な権利者から販売された製品は特許権が消尽するのでイギリスでは特許権の侵害となりません。一方で、イギリスで正当な権利者から販売された製品は、EUでは特許権が消尽したとされず、特許侵害となりえます。そのため、イギリスでビジネスをする人がイギリスで商品を買って、EUで売ろうとしたときリスクが出てきてしまうわけです。

 

EU(欧州経済領域含む)で正当な権利者から販売された製品→イギリス:特許権は消尽する

イギリスで正当な権利者から販売された製品→EU(欧州経済領域含む):特許権は消尽しない

 

そこでイギリスでは現在の特許権を含む知的財産権の消尽のスキームを変更すべきか検討するため、下記の検討が行われていました。

現地時間の2022年1月18日にアップデートがなされまして、結局十分なデータがなく意思決定ができないということでした。

従って、暫くは現在のスキームが続くことになりそうです。

 

www.gov.uk

米国: NHK/Fintiv ruleへの米国最高裁上告は不受理

以前米国では米国特許庁(USPTO)の審判部(PTAB)の当事者無効手続きであるInter Parte Reviewにおいて、裁量で審理を開始(Institution)するか決める基準であるNHK/Fintiv ruleに批判があること投稿しました。

 

www.patent-topics-explorer.com

 

IT企業であるAppleと、ジェネリック医薬品企業であるMylanが、それぞれ別事件でNHK/Fintiv ruleに関して米国最高裁に上告していたそうですが、米国最高裁は上告を受理しなかったそうです。

とはいえ、これでNHK/Fintiv ruleは終わりでなく、101条の特許適格性と同様に今後も最高裁への上告が別事件でされていくように思われます。

 

https://www.supremecourt.gov/orders/courtorders/011822zor_5iel.pdf

日本&続報&追記: 秘密特許制度等について有識者会議で法制骨子が議論されたよう

下記の産経新聞および日経新聞の報道によると、19日に有識者会議で秘密保持制度等を含む経済安保法案法制化への提言骨子案が議論されたようです。

 

www.sankei.com

www.nikkei.com

 

日経新聞(2022年1月19日 19:30)の上記報道によると、下記の記載もあるので、やはりデュアルユース技術がどこまで入るのかは注目が集まるところです。法制化を急いでいるようなので、法律では大枠を決め対象技術は政令や省令等に委任する形になり、もしかすると引き続き議論がされる形も想定してもよいかもしれませんね。

 

特許の非公開制度は人工知能(AI)や量子分野、素材などの先端技術の流出を防ぐ。日本で公開された特許を使って他国やテロ集団がサイバー攻撃や兵器の製造をする懸念があるためだ。

 

(追記)

午後に第2回有識者会議の資料が公表されました。資料10~12が秘密特許制度。提言骨子も別途あります。

www.cas.go.jp

 

提言骨子の目次
(特許出願の非公開化)

 

1 政策対応の基本的な考え方
(1)新しい制度の必要性
(2)対象発明を選定する際の視点
2 新しい立法措置の基本的な枠組み
(1)非公開の対象となる発明
① 審査対象となる技術分野
② 具体的な対象発明のイメージ
(2)発明の選定プロセス
① 二段階審査制
② 審査体制
 ア 第一次審査
 イ 第二次審査
 ウ 審査体制の整備
保全指定前の意思確認
予見可能性の確保
(3)対象発明の選定後の手続と情報保全措置
① 情報保全の期間
② 漏えい防止のための措置
③ 情報の適正管理措置
④ 実効性の確保
(4)外国出願の制限
① 第一国出願義務の在り方
② 第一国出願義務に関する事前相談制度
(5)補償の在り方

 

 

関連する過去の投稿は下記になります。

 

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