背景ですが、これは今年改訂された欧州審査ガイドライン*4にも関係する問題となっています。特許が審査されていく中で、出願時のクレーム(権利範囲)よりも登録時が狭くなるということはよく起こることですが、明細書には通常出願時のクレームの説明が記載されています。欧州では登録になると明細書の記載の範囲を許可されたクレームに合わせるよう欧州特許庁から求められますが、いままでは記載を参考例に変えるなど明細書の記載がクレームより広いことを明確にすること等で対処できていました。
しかし、新しいガイドラインではこのような対処を認めず基本的には許可されたクレームより広い明細書の記載は削除するよう求めるものとなり、個人的にどうするんだと思っていました。
本件T 1989/18は欧州特許庁の審査部において、許可されたクレームより広い明細書の記載を削除するよう求められ、審査部と出願人が最後まで折り合わず、欧州特許条約84条違反として拒絶されました。それを不服とした出願人が審判を請求した事件です。
審判部では、欧州特許条約84条だけでなく、欧州特許条約69条、施行規則42、施行規則48の適合性も判断し、
"the board fails to see how the aforementioned provisions of the EPC, or any others, can lead to the requirement that embodiments disclosed in the description of an application which are of a more general nature than the subject-matter of a given independent claim must constitute potential subject-matter of a claim dependent on that independent claim."
として、審査部での判断に誤りがあったとしました。
特許が登録間近であえてこのような審査部の判断に反抗することは少ないため、明細書とクレームの一致を求める審査部の運用に対する審判部の判断は少ないかと思います。今回は、新ガイドラインを含め欧州審査部の運用に一石を投じるものになるかと思われました。
[参考情報]
*1:欧州特許付与に関する条約
第69 条 保護の範囲
(1) 欧州特許又は欧州特許出願により与えられる保護の範囲は，クレームによって決定される。ただし，明細書及び図面は，クレームを解釈するために用いられる。
第 84 条 クレーム
クレームには，保護が求められている事項を明示する。クレームは，明確かつ簡潔に記載し，明細書により裏付けがされているものとする。
*2:欧州特許付与に関する条約の施行規則
規則 42 明細書の内容
(1) 明細書は，次のように記述する。
(a) その発明が関連している技術分野を指定する。
(b) 出願人の知る限りにおいてその発明を理解し，欧州調査報告を作成し，更に，その欧州特許出願を審査する上で有用であると思われる背景技術を表示し，また，できれば当該技術を反映している書類を引用する。
(c) クレームしている発明を，その技術的課題(それが明白に陳述されていない場合を含む)及びその解決方法を理解することができるような表現で開示し，また，背景技術との関連においてその発明が有利な効果を有する場合は，その効果を記述する。
(d) 図面がある場合は，図面の図について簡単に説明する。
(e) クレームに記載されている発明を実施するための少なくとも 1 の方法を詳細に説明する。その場合は，適切なときは具体例を使用し，図面があるときはその図面を引用する。
(f) 発明の説明又は内容から明らかでない場合は，その発明の産業上利用可能な方法を明示的に指摘する。
(2) 明細書は，(1)において指定した方法と順序で提示する。ただし，発明の内容上，異なる形式での提示が発明を一層よく理解させるか，又はより簡潔となるときは，この限りでない。
*3:規則 48 禁止事項
(1) 欧州特許出願には，次のものを含めてはならない。
(a) 「公の秩序」又は善良の風俗に反する陳述その他の事項
(b) 第三者の製品若しくは方法又は当該第三者の出願若しくは特許の利点若しくは有効性を誹謗する陳述。先行技術との単なる比較は，それ自体では，誹謗とはみなさない。
(c) 状況からみて明らかに関連性のない又は不必要な陳述その他の事項
(2) 出願が(1)(a)に基づく禁止事項を含む場合は，欧州特許庁は，出願を公開するときに，それを省略することができ，その際には，省略した語又は図面の箇所及び数を表示する。
(3) 出願が(1)(b)にいう陳述を含む場合は，欧州特許庁は，出願を公開するときに，それらを省略することができ，その際には，省略した語の箇所及び数を表示する。請求があったときは，欧州特許庁は，省略箇所の写しを提供する。
*4:EPO Guidelines for Examination for 2021
Part F VI章
4.3 不一致
Any inconsistency between the description and the claims must be avoided if it may throw doubt on the extent of protection and therefore render the claim unclear or unsupported under Art. 84, second sentence or, alternatively, render the claim objectionable under Art. 84, first sentence. Such inconsistency can be of the following kinds:
(i) 省略
(ii) 省略
(iii) Part of the subject-matter of the description and/or drawings is not covered by the claims
Where parts of the description give the reader the impression that they disclose ways to carry out the invention but are not or, due to amendments to the claims, are no longer encompassed by the wording of the claims, these parts often throw doubt on the scope of protection and therefore render the claims unclear or unsupported under Art. 84, second sentence, or, alternatively, render the claims objectionable under Art. 84, first sentence. The description must be adapted to the claims in order to avoid inconsistencies between the claims and the description.
Embodiments in the description which are no longer covered by the independent claims must be deleted (for example if the description comprises an alternative for at least one feature which is no longer covered by the amended claims) unless these embodiments can reasonably be considered to be useful for highlighting specific aspects of the amended claims. In such a case, the fact that an embodiment is not covered by the claims must be prominently stated (T 1808/06).
For example, if the claims are amended to specify a vehicle employing electric motors but one of the embodiments in the description and drawings employs a combustion engine instead, the inconsistency can be rectified by removing the embodiment with the combustion engine from the description and drawings. Alternatively, this embodiment must be marked as not being covered by the claimed invention (e.g. "embodiment not covered by the claimed invention"). It is not sufficient to use generic statements such as "embodiments not falling under the scope of the appended claims are to be considered merely as examples suitable for understanding the invention" without indicating which parts of the description are no longer covered.
In addition, merely changing the wording "invention" to "disclosure" and/or the wording "embodiment" to "example", "aspect" or similar is not sufficient to clearly state that this part of the description does not fall under the scope of the claimed invention. It has to be explicitly specified that this part of the description does not describe part of the claimed invention.
Similarly, subject-matter in the description being excluded from patentability needs to be excised, reworded such that it does not fall under the exceptions to patentability or prominently marked as not being according to the claimed invention.
Moreover, features required by the independent claims may not be described in the description as being optional using wording such as "preferably", "may" or "optionally". The description must be amended to remove such terms when preceding a feature of an independent claim.
See also H-V, 2, for the allowability of amendments to the description.
