2021年6月22日に欧州拡大審決G4/19*が出され、同日出願間、分割出願間、同じ優先権を伴う出願間でダブルパテントにより拒絶・無効となることが確認されました。欧州特許条約では、明文上ダブルパテントの規定がなく、審査ガイドラインでダブルパテントが規定されており、ダブルパテントの根拠は何か等が問題となっていました。一方で、この拡大審決においては具体的にどの程度重複等していると同一発明となるかの規範は示されず今後の課題となっています。
本件は拡大審決後にさし戻ったT 0318/14の判決です。
本件では同じ優先権を伴う出願間でクレームが完全に一致することから同じ出願の要件を満たすとされました。ここで、"Moreover, no request for limitation or revocation (Article 105a EPC) is pending in respect of European patent No. 2251021. "として、前の特許のクレームの減縮の有無なども検討事項に入っていることが興味深いところです。今後後願でダブルパテントの問題が生じた際に、先の出願や特許権で減縮等することで問題が治癒できるかも今後のダブルパテントを見る点でのポイントになりそうです。
さらに、Chain of titleも検討し、同一出願人の要件も満たすとしました。なお、原簿上は後願出願時は、先願特許は買収前の会社名、後願出願は買収会社名でしたが、実質で判断されたようです。
以上の結果から本件はダブルパテントとして拒絶されることが是認されています。
今後は「同一発明」の範囲がどのようなときに認定されていくのか、また万が一ダブルパテントと判断された場合どうすれば治癒されるかも注目していきたいですね。
*欧州拡大審決G4/19
＜付託質問（仮訳）＞
質問1) 欧州特許出願がEPC第97条(2)に基づいて拒絶されるのは、同一の出願人に付与された欧州特許と同一の主題を主張し、EPC第54条(2)と(3)に基づく技術水準の一部を構成しない場合か？
回答) 欧州特許出願は、EPC第97条(2)と第125条に基づいて、同一の出願人に付与された欧州特許と同一の主題をクレームし、EPC第54条(2)と(3)に基づく技術水準の一部を構成しない場合、拒絶される。
質問2.1) 最初の質問への回答が「はい」の場合、そのような拒絶の条件は何か、また、審査中の欧州特許出願が以下のように出願されたかどうかによって、異なる条件が適用されるのか。
a) （既に付与された欧州特許と）同じ日に出願されたか、または
b) （既に付与された欧州特許についての）先の出願または分割出願（EPC第76条(1)）であるか、または
c) （既に付与された欧州特許と）同じ優先権（EPC第88条）を主張して出願されたか
回答) a)～c)出願は、その法的根拠に基づいて、以下であるかどうかにかかわらず、拒
絶される
質問2.2) 特にこれらの最後のケースでは、優先日ではなく出願日がEPC第63条(1)に基づく欧州特許の期間を計算するための関連日であるという事実を考慮して、出願人は（後続の）欧州特許出願に対する特許付与に正当な利益を有するか？
回答) 質問2.1への回答を考慮すると、別の回答は必要ない。
欧州特許庁（EPO）審判部、二重特許の特許性に関する拡大審判部審決を公表PDFファイル（245KB）（JETRO ﾃﾞｭｯｾﾙﾄﾞﾙﾌ事務所, 2021年7月2日）
https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Ipnews/europe/2021/20210702.pdf
