1. 背景
カナダで特許権者と発明者の訂正が行われた事件です。本件では2つの製薬会社が精神薬を共同開発した際に生じた発明が問題となりました。判決文を読むと特許権者は発明者の帰属によって決まる契約の規定となっていたようです。PCT出願の際には両社の発明者が入っており共同出願となっていましたが、審査過程で片方の製薬会社の発明者のみが該当する発明に限定され、本来はそちらの製薬会社の単独帰属としなければならなかったようです。しかし、特許権の登録後にその事実に気づき訂正をかけたのが今回の経緯となるようです。
2. カナダで登録後の発明者と特許権者の訂正はどうするか?
今回は発明者を4人から1人に訂正するとともに、特許権を共有から単独帰属に訂正する必要がありました。こちらは、カナダ特許法52条“Federal Court has jurisdiction… to order that any entry in the records of the Patent Office relating to the title to a patent be varied or expunged.(連邦裁判所は，長官又は利害関係人の申請に基づいて，特許の権原に関する特許庁の記録の記入を変更又は抹消するよう命じる管轄権を有する。)”という規定を根拠に、裁判所が管轄をもつそうです。
3. 登録後に発明者や特許権者を訂正する際の基準は?
係属中の出願は下記の"the test set out in subsections 31(3) and (4) of the Act"が基準となりますが、この基準を裁判所が考慮して訂正の可否を決めるそうです。本件では証拠からこの基準を満たすと判断されました。
- does it appear that one or more of the named inventors have no part in the invention?; and
- has an affidavit been provided to satisfy the Court that the remaining inventors are the sole inventors?(Imperial Oilat para 15, cited inInguran LCC dba STgenetics v Canada (Commissioner of Patents), 2020 FC 338 [Inguran] at para 37).
4. 訴訟が別途係属する場合どうなるか
こちらは後発の製薬メーカーから後発参入の通知(Notice of Allegation (NOA))を既に受領しており、こちらが係属中の訴訟にあたるかも検討されました。今回は仮にこちらが係属中の訴訟にあたるとしても、発明者や特許権者の間違いは争点になっておらず関係者への影響が少ないため、訂正が認められています。
5. その他
共同研究契約等で、特許権の帰属は発明者の帰属によるとしているものも多いかと思います。なかなか面白い事件かなと思われました。
